Dominio e Marchio: qual è l’uovo e quale la gallina?

DiSandra Bertolacci

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Dominio e Marchio: qual è l’uovo e quale la gallina?

Nel trattare le questioni di tutela dei nomi o Brand Protection è ben importante conoscere la relazione tra i nomi a dominio di cui quotidianamente ci occupiamo nel mondo di internet, ed i Marchi d’impresa nell’accezione classica.

Nella loro capacità identificativa di un prodotto, di un’azienda, di un’insegna commerciale, la registrazione del dominio e la registrazione del marchio sono legati a doppio filo e da considerare attentamente quando ci si accinge al lancio di un prodotto o alla registrazione di un nome a dominio.

Sebbene nel linguaggio quotidiano con il temine generico di marchio si possa intendere qualsiasi segno o denominazione che identifichi un prodotto, un servizio o un’azienda, comprendendo in questo termine estensivo anche le denominazioni sociali, insegne di locali o negozi, i marchi di qualità, ed altre, i contorni di quest’analisi sono limitati ai nomi a dominio e ai marchi d’impresa veri e propri, cioè registrati presso i vari Registri dei marchi (Ufficio Marchi e Brevetti italiano, EUIPO europeo, WIPO internazionale) in relazione alla loro comune caratteristica identificare un prodotto o servizio riconducibile ad una determinata impresa.

La registrazione di un Marchio d’Impresa si applica a segni distintivi riferibili ad un prodotto o servizio fornito da una determinata impresa.

“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”[1].

Per poter essere registrato un marchio deve:

• differenziare il prodotto da altri simili sul mercato;
• identificare la sua provenienza;
• esercitare una funzione attrattiva sul pubblico.

Ne consegue che non ha senso la registrazione come marchio di termini generici, poiché non identifica alcuna peculiarità di prodotto; sono anche facilmente opponibili marchi molto simili ad una marca nota e registrati allo scopo di indurre in confusione il consumatore.

Possiamo assimilare la registrazione di un nome a dominio a quella di un marchio?

Il nome a dominio è il segno distintivo che contraddistingue un sito internet, quindi può certamente identificare un prodotto o un servizio nei termini sopra descritti ed essere assimilabile concettualmente ad un marchio d’impresa. Inoltre:

. un domino differenzia il prodotto da un altro; anzi, è ancora più efficace di un marchio nell’identificare un prodotto poiché uno stesso nome a dominio[2] non può essere assegnato a più soggetti contemporaneamente, è un segno distintivo univoco.
Al contrario, uno stesso marchio registrato potrebbe essere utilizzato contemporaneamente da più imprese, se il prodotto/servizio appartiene a classi merceologiche diverse (famosissimi i due marchi Ferrari, con valore identificativo sia per gli appassionati di auto sia per gli enologi).

. un dominio identifica la provenienza del prodotto. Come per la registrazione dei marchi d’azienda, anche la registrazione dei domini segue procedure specifiche presso i vari Registri, che ne identificano il registrante e la titolarità.

. un dominio esercita una funzione attrattiva sul pubblico. Ovviamente il dominio in se’ non apporta nessuna attrattiva sul pubblico se non collegato a dei contenuti, ad un sito web con le pagine informative sull’azienda e sul prodotto.
Non solo, si può considerare di aiutare il consumatore a raggiungere ugualmente un certo sito web quando il suo nome possa creare dubbi o errori di digitazione, in caso di omofonia. Si sfrutterà allora la relativa facilità ed economicità della registrazione dei domini simili, “occupando” più posizioni, direzionando così sul sito principale, ad esempio servizi-internet.it, anche coloro che digitano serviziinternet.it o servizinternet.it.

Con queste premesse possiamo tornare alla domanda iniziale: in che relazione stanno la registrazione di un dominio e di un marchio? Quale prevale?

La chiave di lettura sta nel concetto di “novità”, che consiste nella non registrabilità di un segno distintivo uguale o simile ad altro già in uso, già noto, già esistente o registrato.
La regola di fondo è che

• non si può registrare come marchio un segno noto come nome a dominio, a meno di non essere titolari del dominio stesso
  

Dovesse un soggetto voler registrare un marchio uguale a un dominio già in uso, il titolare del dominio può contestare il marchio registrato sulla base del pre-uso del nome a dominio.

Quanto detto vale anche nei casi di registrazione di segni simili. Un nome simile ad uno già noto e registrato potrebbe generare confusione nel consumatore, ingannarlo nell’identificazione dell’origine commerciale di quel prodotto o servizio, rientrando nel caso di contraffazione indicato sopra.

• non si può registrare un marchio altrui come nome a dominio

Le procedure di registrazione sono prevalentemente sincrone e sulla base del criterio first-come first-served, ovvero il primo che lo richiede lo ottiene, permettendo di fatto quasi a chiunque di registrare qualsiasi nome istantaneamente.

Nelle condizioni di registrazione dei domini, però, tutti i Registri includono la clausola che vieta la registrazione di un nome a dominio che violi la priorità di un marchio già esistente. La norma, accettata in fase di registrazione implica che, in caso di opposizione da parte del titolare di marchio registrato, l’assegnazione del dominio potrà essere revocata d’ufficio.

Una clausola come quella indicata tutela i titolari di marchi a posteriori. Altrove invece (casi rari), la registrazione del dominio è limitata a priori dal Registro solo a nomi coincidenti con marchi registrati oppure a nomi coincidenti con il nome dell’azienda registrante. Ciò limita fortemente le possibilità espressive dei nomi a dominio, tutelando tuttavia i possessori di marchi commerciali.

La giurisprudenza considera la registrazione di un dominio che contiene il marchio altrui una contraffazione poiché permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Ne consegue che solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio.

Può esistere anche il caso però che un dominio possa essere registrato legittimamente da un soggetto diverso dal detentore del marchio, qualora marchio e dominio facciano riferimento a categorie commerciali diverse tra loro; ciò vorrebbe dire che il fruitore del dominio non incorre nel rischio di fraintendere il tipo di servizio e fornitore.

Data la complessità dell’argomento e la necessità di confrontarsi con una giurisprudenza umana e variabile (almeno quella sulla base del diritto latino) è sempre consigliabile fare le opportune ricerche, analisi e considerazioni sul pre-uso di un nome e sull’esistenza di marchi registrati identici o similari, affinché investimenti su un prodotto o un brand non vadano incontro a procedure di contestazione o riassegnazione indesiderate.

[1] Art.7 del Codice della proprietà industriale (articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273)

[2] Per dominio qui si intende la coppia univoca composta dal nome e dal TLD: dominio.tld.
In questi termini servizi-internet.it e servizi-internet.eu sono due domini differenti, ove il medesimo nome “servizi-internet” è registrato su due differenti TLD (.it e .eu).

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